公司創(chuàng)立總會需要起個商標(biāo)名（或設(shè)計一個圖案）。公司發(fā)展過程中也會因為新產(chǎn)品的開發(fā)以及培育新的子品牌同樣會遇到商標(biāo)起名的問題。今天筆者談?wù)劰驹谏虡?biāo)注冊之前，在醞釀起名階段就應(yīng)該知道的事情或應(yīng)該做的法律風(fēng)險方法。

       有別于單純的商標(biāo)申請代理，這些內(nèi)容屬于更為系統(tǒng)的法律咨詢和商標(biāo)籌劃方面的內(nèi)容。從知識產(chǎn)權(quán)咨詢與知識產(chǎn)權(quán)代理的服務(wù)角度來看，此篇文章也可以看出商標(biāo)咨詢與商標(biāo)代理在服務(wù)內(nèi)容與客戶價值上的不同點。

       一、商標(biāo)設(shè)計階段版權(quán)歸屬隱患

       起名無論是字符、圖案等首先是如何設(shè)計。在“起名”——“商標(biāo)設(shè)計”——“商標(biāo)注冊”的這一過程中大家往往重視第三個階段：即是否取得商標(biāo)授權(quán)證書，但是最容易忽視的是“商標(biāo)設(shè)計”成果的權(quán)利歸屬。委托他人設(shè)計的商標(biāo)無非是文字、符合或圖案。只要具有一定的原創(chuàng)性就會擁有版權(quán)。包括委托其他設(shè)計公司或個人設(shè)計，或者直接把熟人或朋友的作品拿來申請商標(biāo)，或者請自己公司的員工設(shè)計。

       根據(jù)現(xiàn)行著作權(quán)法的規(guī)定委托他人設(shè)計的作品，其著作權(quán)在沒有約定的情況下，屬于實際創(chuàng)作作品的個人（著作權(quán)法：第17條）。即便請自己公司的員工設(shè)計的作品其版權(quán)也不歸公司所有，而是歸實際創(chuàng)作作品的員工所有。有人可能會有這樣一個誤區(qū)，委托員工設(shè)計的作品，應(yīng)該屬于職務(wù)作品，其版權(quán)應(yīng)歸公司所有，其實不然。

       現(xiàn)行著作法把員工完成的作品進行了分類，員工完成的工程設(shè)計圖、產(chǎn)品設(shè)計圖、地圖、計算機軟件等作品的版權(quán)歸單位所有，除此以外其他類的作品其版權(quán)歸員工所有（著作權(quán)法第16條）。因此委托他人設(shè)計的商標(biāo)，包括委托員工自行設(shè)計的商標(biāo)，在沒有約定的情況下歸員工個人所有。除非雙方通過書面合同明確約定“版權(quán)歸委托人”。

       二、商標(biāo)設(shè)計版權(quán)風(fēng)險防范措施

       根據(jù)商標(biāo)法的要求，申請商標(biāo)不得侵犯他人在先的合法權(quán)利。當(dāng)“商標(biāo)設(shè)計”階段沒有約定版權(quán)歸委托人所有，事后該委托人以沒有享有版權(quán)的圖案申請了公司商標(biāo)，會給日后的商業(yè)運作埋下隱患。

       因此商標(biāo)設(shè)計階段，涉及商標(biāo)的公司應(yīng)訂立書面的設(shè)計合同，并在設(shè)計合同中，明確約定“創(chuàng)作完成的作品的版權(quán)歸委托人所有”。實踐中很多創(chuàng)業(yè)公司在創(chuàng)業(yè)過程中會選擇在豬八戒、威客等網(wǎng)絡(luò)平臺通過競標(biāo)的方式請他人設(shè)計商標(biāo)，由于網(wǎng)絡(luò)上的競標(biāo)訂立合同的過程是在網(wǎng)上操作完成的，日后存在舉證的困難，因此創(chuàng)業(yè)者有必要與受托設(shè)計商標(biāo)的人補簽書面的合同，并就作品的版權(quán)歸屬進行明確的約定。

       作品設(shè)計完成后應(yīng)要求受托設(shè)計的人員交付工作底稿。對于計算機程序設(shè)計的還應(yīng)交付特定的計算機源文件。用以證明該作品的原創(chuàng)性和版權(quán)產(chǎn)生的事實。由于這里實際上是一個版權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程，即受托人將商標(biāo)設(shè)計的作品轉(zhuǎn)讓給委托人。因此在設(shè)計完成后，最好還應(yīng)將設(shè)計的圖案打印，并由受托完成的一方簽字，表明商標(biāo)設(shè)計合同項目完成后，受托設(shè)計的乙方交付的是某個特定的作品。

       三、用朋友或合作伙伴提供的作品申請商標(biāo)注意手續(xù)

       有一個很典型的案例，朋友之間商業(yè)合作終結(jié)，因圖案的版權(quán)瑕疵最終導(dǎo)致已經(jīng)被授權(quán)的商標(biāo)被撤銷。上海上島注冊了“上島及圖”商標(biāo)并使用多年，股東陳文敏擁有“上島及圖”著作權(quán)。上海上島注冊“上島及圖”的商標(biāo)，股東陳文敏提供的作品，因此股東陳文敏是明確知道上海上島注冊商標(biāo)一事的。但是上海上島和股東陳文敏之間沒有簽訂關(guān)于版權(quán)許可的合同，因此出現(xiàn)的情況是股東陳文敏享有“上島及圖”的版權(quán)，而上海上島享有“上島及圖”的商標(biāo)權(quán)。后因股東之間合作關(guān)系破裂，陳文敏退出上海上島另立杭州上島，并提出撤銷上島商標(biāo)的訴訟。

       歷經(jīng)波瀾，2005年7月法院終審判決，上海上島以侵犯在先著作權(quán)為由，正式撤銷上海上島對“上島及圖”商標(biāo)使用權(quán)。 北京市高級人民法院行政訴訟終審判決書中寫到：“申請注冊爭議商標(biāo)時并未征得陳文敏許可，侵犯了陳文敏的著作權(quán)，其行為具有違法性。2000年7月29日陳文敏得知其作品被申請注冊為商標(biāo)未表示反對意見，該意思表示對陳文敏并無法律上的拘束力。后雙方發(fā)生糾紛，陳文敏于2003年4月22日在法定訴訟時效期間內(nèi)申請撤銷爭議商標(biāo)，商標(biāo)評審委員會予以審理并撤銷爭議商標(biāo)并無不當(dāng)。上海上島公司以陳文敏違反誠實信用原則，禁止反悔為由進行抗辯，本院不予支持。”

       其中蘊含著一個法律上的邏輯，雖然股東陳文敏提供的“上島及圖”的作品供申請商標(biāo)，但是根據(jù)法律規(guī)定著作權(quán)的使用需要征得權(quán)利人同意。上海上島在爭議中主張股東陳文敏雖然沒有簽訂合同，但是其知悉應(yīng)該算是一種默示同意。但是根據(jù)法律的邏輯“默示”是法律的一種推定，只有法律明確規(guī)定的情況下才可以認(rèn)定為“默示”同意。正如陳文敏的代理律師馬一德教授在上訴代理詞寫到“知道”并不等于“同意”。該案件最終因為沒有版權(quán)合同，股東用在先的版權(quán)申請撤銷了商標(biāo)。

        四、商標(biāo)起名慎用需付費的計算機字體

       隨著宣傳的美感與個性化的需要，已經(jīng)出現(xiàn)了很多付費的字體公司，他們設(shè)計新穎的字體，并編輯成字庫軟件銷售供使用。經(jīng)過設(shè)計的美術(shù)計算機字體字庫公司主張他們認(rèn)為字體是一種美術(shù)設(shè)計享有版權(quán)，同時也享有軟件著作權(quán)。對此司法實踐目前還沒有達(dá)成統(tǒng)一的意見。有的判決不承認(rèn)計算機字體單字的美術(shù)作品的著作權(quán)，如2011年方正字體訴寶潔使用“飄柔”字體做商標(biāo)敗訴。

         但是有的司法判決也承認(rèn)單個計算機字體作為美術(shù)作品享有版權(quán)，比如江蘇法院關(guān)于秀英體的判決。2010年北京漢儀科印信息技術(shù)有限公司發(fā)現(xiàn)昆山笑巴喜嬰幼兒用品有限公司、上海笑巴喜嬰幼兒用品有限公司在“笑巴喜”文字商標(biāo)中未經(jīng)許可使用了“秀英體”的“笑”字和“喜”字。在2011年的江蘇省高院終審判決書判定商標(biāo)侵犯計算機美術(shù)字體的版權(quán)。

       因此在計算機字體有爭議的司法環(huán)境下，公司選擇漢字用作商標(biāo)的時候，應(yīng)謹(jǐn)慎選擇，在與設(shè)計人員交流的時候應(yīng)提出避免使用付費的計算機字體，以免產(chǎn)生不必要的糾紛。如果實在需要可以請專人親筆題詞設(shè)計，并簽訂關(guān)于版權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面合同。

       五、商標(biāo)起名一個需要排除的思維

       當(dāng)我們開發(fā)一個新產(chǎn)品的時候，從銷售的角度來講，總會去總結(jié)歸納公司產(chǎn)品的具有的特點，然后從產(chǎn)品所具備的特點中取一個詞來做一個商標(biāo)。比如某公司開發(fā)出一款漏電保護器，認(rèn)為該漏電保護器具有安全使用的特點，就取名“安全”牌漏電保護器。這是不允許的，因為漏點保護產(chǎn)品是該產(chǎn)品或類似產(chǎn)品都具有的功能或者很明顯的特點，這個行業(yè)的所有公司只要生產(chǎn)的產(chǎn)品符合安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)都可以稱之為“安全”的漏電保護器，因此僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標(biāo)志，不得作為商標(biāo)注冊 。這個例子可以這樣理解，一旦把產(chǎn)品的所具有的共性特點用被一家公司壟斷作為商標(biāo)使用這是不合適的。

       這樣的例子我們還可以從“舒膚佳”香皂的取名中可以看出來，從某種意義上說任何香皂都有可以是給肌膚舒服的感覺，即“舒膚”，因此使用“舒膚”作為商標(biāo)是有注冊不成功或者注冊成功后有被撤銷的風(fēng)險，一旦被撤銷，企業(yè)前期投入的廣告、宣傳資本等都會付之東流。因此寶潔公司在取名上加上一個字變成“舒膚佳”其起名的安全性就高了。

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